Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando due imprese collaborano allo sviluppo di una tecnologia, di un processo produttivo o di un progetto industriale, può nascere una controversia su chi abbia il diritto di utilizzare e sfruttare economicamente il know-how realizzato durante il rapporto commerciale. Il problema diventa particolarmente delicato quando il cliente e il fornitore rivendicano entrambi la titolarità delle conoscenze sviluppate, oppure quando una delle parti utilizza autonomamente informazioni tecniche riservate per produrre, vendere a concorrenti o acquisire nuove commesse.

In queste situazioni, la proprietà del know-how, i diritti di utilizzo e gli obblighi di riservatezza devono essere valutati alla luce del contratto, dei contributi effettivi delle parti e della natura delle informazioni coinvolte. Un utilizzo non autorizzato può giustificare, secondo le circostanze, un’azione inibitoria, la risoluzione del contratto e una richiesta di risarcimento dei danni. Noi dello Studio Legale Calvello affrontiamo queste controversie esaminando anzitutto la documentazione contrattuale e tecnica, per individuare i diritti concretamente tutelabili e le conseguenze economiche della loro eventuale violazione.

A chi appartiene il know-how sviluppato durante una collaborazione tra imprese?

La titolarità del know-how sviluppato durante un rapporto commerciale non può essere attribuita automaticamente all’impresa che ha finanziato il progetto, né necessariamente a quella che ha materialmente eseguito le attività tecniche. Occorre distinguere le conoscenze già possedute dalle parti prima dell’inizio della collaborazione da quelle elaborate successivamente, verificando quali obblighi siano stati assunti e se il contratto preveda una cessione dei diritti, una licenza di utilizzo oppure specifiche limitazioni allo sfruttamento dei risultati.

Nei contratti di sviluppo industriale, ricerca applicata e produzione su commessa, questa distinzione riguarda spesso il cosiddetto background know-how, costituito dalle conoscenze preesistenti, e il foreground know-how, ossia le conoscenze sviluppate nell’esecuzione del progetto. Si tratta di espressioni frequentemente utilizzate nella contrattualistica tecnologica, ma il loro significato giuridico dipende dalle definizioni e dalle clausole concretamente concordate. La semplice partecipazione a un progetto comune non determina necessariamente una contitolarità di tutti i risultati, così come il pagamento delle attività di sviluppo non comporta, da solo, il trasferimento indiscriminato delle conoscenze tecniche del fornitore.

Consideriamo un’impresa manifatturiera che incarichi un fornitore specializzato di progettare un componente destinato a una linea produttiva. Il committente mette a disposizione specifiche tecniche, dati di lavorazione e informazioni sui propri processi; il fornitore impiega metodi progettuali, software e competenze sviluppati autonomamente. Durante l’esecuzione della commessa vengono individuate soluzioni tecniche nuove, capaci di migliorare le prestazioni del prodotto. Se il rapporto commerciale si interrompe e il fornitore intende utilizzare quelle soluzioni per altri clienti, può sorgere una controversia sulla proprietà del know-how e sui limiti del suo sfruttamento.

Per stabilire quali diritti spettino alle parti, dobbiamo ricostruire il contenuto dell’accordo, le eventuali modifiche successive, le specifiche tecniche, le comunicazioni intercorse e il contributo concretamente fornito da ciascuna impresa. Particolare attenzione richiedono le clausole che disciplinano la proprietà intellettuale, l’esclusiva, la riservatezza, la consegna della documentazione e l’utilizzo dei risultati dopo la cessazione del contratto. Anche ordini, conferme d’ordine e condizioni generali possono assumere rilievo, purché risultino effettivamente applicabili al rapporto.

Un ulteriore aspetto riguarda la natura giuridica delle conoscenze contestate. Gli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale tutelano, alle condizioni previste dalla legge, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali soggette al legittimo controllo del loro detentore. Per beneficiare di questa protezione, le informazioni devono essere segrete nel senso richiesto dalla norma, possedere valore economico in quanto segrete ed essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerne la riservatezza. Non qualsiasi competenza acquisita durante una collaborazione costituisce quindi un segreto commerciale protetto: occorre distinguere il patrimonio informativo riservato dalle conoscenze generali e dall’esperienza professionale legittimamente utilizzabile.

La questione assume particolare rilievo nei contratti commerciali tra imprese e nei contratti di fornitura, nei quali la collaborazione tecnica può proseguire per anni e comportare investimenti considerevoli. Quando il contratto non disciplina espressamente la titolarità dei risultati, la controversia richiede un’interpretazione complessiva degli accordi e delle condotte delle parti, senza presumere diritti esclusivi che non trovino adeguato fondamento.

Quando il cliente o il fornitore utilizza il know-how senza autorizzazione

Una delle situazioni più frequenti nelle controversie industriali riguarda l’utilizzo, da parte del cliente o del fornitore, di conoscenze tecniche sviluppate durante una collaborazione per finalità diverse da quelle originariamente concordate. Il problema può manifestarsi quando un produttore impiega per altri committenti un processo realizzato nell’ambito di una fornitura esclusiva, oppure quando il cliente consegna a un concorrente del fornitore disegni, programmi o documentazione tecnica ricevuti nell’esecuzione del contratto.

La valutazione giuridica cambia in funzione dei diritti effettivamente attribuiti e delle informazioni utilizzate. La disponibilità materiale di un progetto, di un file CAD, di un software industriale o di una documentazione tecnica non equivale necessariamente alla titolarità dei relativi diritti di sfruttamento. Analogamente, l’accesso legittimo a informazioni riservate durante il rapporto commerciale non autorizza automaticamente il loro impiego per qualsiasi successiva attività produttiva.

Se un fornitore utilizza segreti commerciali del committente per realizzare prodotti destinati a un concorrente, possono configurarsi una violazione degli obblighi contrattuali di riservatezza e, ricorrendone i presupposti, una violazione dei diritti tutelati dal Codice della proprietà industriale. Nei casi appropriati può assumere rilievo anche la disciplina della concorrenza sleale prevista dall’articolo 2598 del Codice civile. Queste forme di responsabilità non coincidono necessariamente: ciascuna richiede la verifica dei propri presupposti e delle condotte concretamente contestate.

La medesima attenzione è necessaria quando sia il cliente a sfruttare autonomamente soluzioni sviluppate dal fornitore. Un’impresa che abbia commissionato e pagato un progetto industriale potrebbe avere acquisito il diritto di utilizzarlo per uno specifico impianto o prodotto, senza aver necessariamente ottenuto tutti i diritti sulle tecnologie preesistenti incorporate nel progetto. Se il cliente trasferisce tali conoscenze a un altro produttore, occorre verificare se l’operazione rientri nei diritti contrattualmente acquisiti oppure costituisca un utilizzo non autorizzato.

La cessazione del rapporto commerciale rende spesso più evidente il conflitto. Dopo il recesso, la risoluzione o la scadenza dell’accordo, una delle parti può continuare a utilizzare documentazione, procedure o informazioni tecniche sviluppate durante la collaborazione. La liceità di questa condotta dipende dal contenuto degli accordi, dall’eventuale permanenza degli obblighi di riservatezza, dalla titolarità dei diritti e dalla qualificazione delle informazioni come segreti commerciali. La fine del contratto non determina automaticamente la cessazione di ogni diritto di utilizzo, ma neppure libera indiscriminatamente le parti dagli obblighi di protezione delle informazioni riservate.

Per questo motivo gli accordi di riservatezza (NDA) e le clausole sulla proprietà intellettuale assumono un peso concreto nella gestione del contenzioso. Occorre verificare quali informazioni siano effettivamente comprese negli obblighi di segretezza, quali utilizzi siano consentiti, se siano previste esclusioni per le conoscenze già possedute o sviluppate autonomamente e quali obblighi sopravvivano alla cessazione della collaborazione. Anche in assenza di un NDA autonomo, possono esistere obblighi contrattuali o tutele legali applicabili alle informazioni riservate.

Quando la controversia riguarda tecnologie industriali di elevato valore economico, l’utilizzo contestato può incidere direttamente sulla posizione competitiva dell’impresa, soprattutto se consente a un concorrente di ridurre i costi di sviluppo, anticipare l’ingresso sul mercato o acquisire commesse sfruttando conoscenze altrui. La possibilità di ottenere tutela dipende però dall’accertamento della condotta illecita e dei diritti violati: non è sufficiente dimostrare che due imprese utilizzino soluzioni tecniche simili, poiché occorre considerare anche l’eventuale sviluppo indipendente, la legittima disponibilità delle informazioni e le modalità con cui queste sono state acquisite.

Responsabilità, prove e risarcimento dei danni per l’utilizzo illecito del know-how aziendale

Quando una controversia riguarda la proprietà del know-how sviluppato durante un rapporto commerciale, la tutela dell’impresa dipende dalla possibilità di dimostrare quali informazioni siano giuridicamente protette, quali diritti spettino alle parti e in che modo il cliente, il fornitore o un altro partner commerciale li abbia violati. La responsabilità può derivare dall’inadempimento di obblighi contrattuali, dall’utilizzo illecito di segreti commerciali oppure da condotte di concorrenza sleale, quando ne ricorrano i rispettivi presupposti. La scelta dell’azione legale richiede quindi di distinguere la contestazione sulla titolarità delle conoscenze dalla violazione dei diritti di utilizzo e dagli eventuali danni economici subiti dall’impresa.

Sul piano probatorio, assumono rilievo il contratto originario, gli accordi integrativi, le clausole di riservatezza, le specifiche tecniche, i disegni industriali, i documenti di progettazione e le comunicazioni intercorse durante l’esecuzione della commessa. Nei rapporti di sviluppo tecnologico possono essere particolarmente utili le versioni successive dei progetti, i registri delle modifiche, i verbali delle riunioni tecniche, le e-mail e le PEC che documentano il contributo delle parti. Occorre inoltre verificare quali misure fossero state adottate per mantenere segrete le informazioni, come limitazioni degli accessi, accordi di riservatezza e procedure di gestione della documentazione. Una perizia tecnica può consentire di confrontare processi produttivi, software, componenti o soluzioni industriali e individuare eventuali corrispondenze, fermo restando che la somiglianza tecnica, da sola, non dimostra necessariamente un’appropriazione illecita.

Quando sussistono i presupposti previsti dalla legge, l’impresa può chiedere provvedimenti diretti a impedire la prosecuzione dell’utilizzo illecito delle informazioni protette. Il Codice della proprietà industriale contempla strumenti di tutela cautelare e di merito, tra cui l’inibitoria, nonché misure di acquisizione e conservazione della prova. La scelta dipende dalla natura della violazione, dall’urgenza, dalla documentazione disponibile e dai requisiti richiesti per ciascun rimedio. Se la condotta costituisce anche un grave inadempimento contrattuale, può essere valutata la risoluzione del contratto commerciale, considerando l’importanza dell’inadempimento ai sensi dell’articolo 1455 del Codice civile e le eventuali clausole risolutive espressamente concordate.

Il risarcimento dei danni per appropriazione o utilizzo illecito del know-how richiede un esame distinto. La violazione di un obbligo contrattuale non comporta automaticamente il riconoscimento di tutte le perdite economiche lamentate dall’impresa. Occorre dimostrare l’esistenza del pregiudizio, il collegamento causale con la condotta contestata e la sua concreta consistenza economica, applicando le regole proprie della responsabilità accertata. Nelle controversie contrattuali assumono rilievo gli articoli 1218, 1223, 1225 e 1227 del Codice civile; per la violazione dei diritti di proprietà industriale devono essere considerate anche le disposizioni speciali, tra cui l’articolo 125 del Codice della proprietà industriale.

Il danno emergente può comprendere, quando ne ricorrano i presupposti, spese sostenute per sviluppare nuovamente una tecnologia, proteggere le informazioni compromesse o fronteggiare le conseguenze dell’utilizzo illecito. Il lucro cessante può riguardare invece gli utili che l’impresa avrebbe ragionevolmente conseguito senza la violazione, come quelli derivanti da commesse perdute o da vendite sottratte attraverso lo sfruttamento abusivo delle conoscenze riservate. La perdita di fatturato non coincide automaticamente con il danno risarcibile: occorre distinguere i ricavi non realizzati dai margini effettivamente perduti, tenendo conto dei costi evitati, della capacità produttiva e dell’andamento economico dell’impresa.

Nei contenziosi di maggiore valore, la ricostruzione del pregiudizio può richiedere l’esame dei bilanci, della contabilità industriale, dei contratti con i clienti, degli ordini acquisiti e delle previsioni commerciali supportate da dati verificabili. Quando un concorrente abbia sfruttato il know-how per produrre a costi inferiori o conquistare quote di mercato, possono assumere rilievo anche i benefici economici ricavati dalla violazione. L’articolo 125 del Codice della proprietà industriale disciplina specifici criteri di liquidazione del danno e, alle condizioni previste, la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione. La determinazione di un giusto risarcimento richiede comunque una valutazione delle circostanze concrete, evitando duplicazioni delle medesime poste economiche.

La gestione della controversia deve considerare anche le conseguenze della prosecuzione del rapporto commerciale. Un’impresa che dipenda dal fornitore per componenti, software o processi indispensabili alla produzione potrebbe subire ulteriori perdite se interrompesse immediatamente la collaborazione senza aver predisposto soluzioni alternative. Analogamente, un fornitore che sospenda unilateralmente le prestazioni per contestare l’utilizzo del proprio know-how deve valutare la legittimità della sospensione e le responsabilità che potrebbero derivarne. Per questo, prima di avviare una causa o adottare iniziative contrattuali, esaminiamo la documentazione disponibile, l’effettiva possibilità di tutelare le informazioni e l’impatto economico delle diverse soluzioni, anche in relazione alle controversie per inadempimento contrattuale di grande valore tra aziende.

Un esempio pratico: il fornitore utilizza per altri clienti una tecnologia sviluppata durante la commessa

Consideriamo il caso esemplificativo di Alfa S.p.A., impresa manifatturiera che affida a Beta S.r.l. lo sviluppo di un sistema di lavorazione destinato a un nuovo impianto industriale. Il progetto comporta un investimento di diverse centinaia di migliaia di euro e richiede la condivisione di specifiche tecniche, parametri produttivi e informazioni riservate. Dopo la conclusione della commessa, Alfa scopre che Beta sta proponendo a un concorrente una soluzione tecnologica apparentemente derivata dal lavoro svolto durante la collaborazione.

La controversia nasce perché Alfa rivendica l’esclusiva sui risultati sviluppati per il proprio impianto, mentre Beta sostiene di aver utilizzato conoscenze tecniche già appartenenti al proprio patrimonio aziendale. In una situazione di questo tipo, il nostro intervento consiste anzitutto nell’esaminare il contratto, gli accordi di riservatezza, le versioni dei progetti e la documentazione relativa alle attività di sviluppo. Il confronto tecnico permette di distinguere le soluzioni preesistenti del fornitore dalle informazioni riservate del committente e dai risultati effettivamente disciplinati dall’accordo.

Qualora gli accertamenti confermino un utilizzo non autorizzato di informazioni protette, possiamo formulare una contestazione documentata, richiedere la cessazione della condotta e valutare le iniziative giudiziarie necessarie. Una possibile soluzione negoziale consiste nella definizione dei diritti di utilizzo, nell’assunzione di obblighi verificabili di riservatezza e nel riconoscimento di un corrispettivo o di un risarcimento, quando giuridicamente dovuto. Se invece non emerge un accordo, occorre valutare l’azione giudiziaria sulla base delle prove raccolte. L’elemento decisivo è la ricostruzione documentale della provenienza delle conoscenze e dei diritti attribuiti alle parti, dalla quale dipendono sia la fondatezza delle pretese sia la possibilità di ottenere una tutela economicamente adeguata.

Domande frequenti sulla proprietà del know-how tra imprese

1. Il know-how sviluppato durante una collaborazione appartiene al cliente che ha pagato il progetto?

Non necessariamente. Il pagamento delle attività di sviluppo non comporta automaticamente il trasferimento di tutti i diritti sulle conoscenze tecniche utilizzate o realizzate. Occorre esaminare il contratto, distinguere il know-how preesistente dai risultati del progetto e verificare quali diritti di proprietà o utilizzo siano stati attribuiti al committente.

2. Un fornitore può utilizzare per altri clienti una tecnologia sviluppata durante una commessa?

Dipende dagli accordi e dalla natura delle informazioni. Il fornitore può generalmente continuare a utilizzare le proprie conoscenze tecniche legittimamente disponibili, ma deve rispettare gli eventuali diritti esclusivi del committente e gli obblighi di riservatezza. L’impiego di segreti commerciali altrui senza consenso può costituire una violazione anche dopo la cessazione del rapporto.

3. È possibile ottenere un risarcimento se un partner commerciale si appropria del know-how aziendale?

Sì, quando sussistono i presupposti della responsabilità e viene dimostrato un danno risarcibile. La richiesta può riguardare perdite economiche documentate, utili non conseguiti e altri pregiudizi causalmente riconducibili alla violazione. Nei casi disciplinati dal Codice della proprietà industriale possono trovare applicazione anche i criteri previsti dall’articolo 125, compresa la restituzione degli utili dell’autore della violazione alle condizioni stabilite dalla legge.

4. Come si dimostra che un’altra azienda sta utilizzando il nostro know-how?

La prova può derivare da contratti, documentazione tecnica, comunicazioni commerciali, registrazioni delle attività di sviluppo e confronti tra le soluzioni industriali. Occorre dimostrare quali informazioni siano protette, come l’altra impresa le abbia acquisite o utilizzate e perché tale utilizzo sia illecito. Quando necessario, una perizia tecnica e gli strumenti processuali di acquisizione della prova possono contribuire all’accertamento.

5. Si può impedire immediatamente a un concorrente di utilizzare un segreto industriale?

Quando ricorrono i requisiti di legge, è possibile richiedere provvedimenti cautelari per inibire l’utilizzo illecito delle informazioni protette. L’accoglimento dipende dagli elementi disponibili, dalla fondatezza della pretesa e dai presupposti della tutela urgente. È quindi opportuno valutare tempestivamente la documentazione, soprattutto quando la prosecuzione della condotta rischia di compromettere ulteriormente il valore economico delle informazioni riservate.

Controversia sulla proprietà del know-how: richiedi una valutazione allo Studio Legale Calvello

Se la tua impresa è coinvolta in una controversia sulla proprietà del know-how sviluppato durante un rapporto commerciale, oppure un cliente, un fornitore o un ex partner sta utilizzando senza autorizzazione conoscenze tecniche riservate, è necessario esaminare tempestivamente gli accordi e la documentazione disponibile. La ricostruzione dei diritti di utilizzo, delle eventuali violazioni e delle conseguenze economiche consente di valutare le iniziative per tutelare l’attività aziendale e ottenere, quando ne ricorrano i presupposti, un congruo risarcimento dei danni.

Noi dello Studio Legale Calvello assistiamo imprese e società nelle controversie contrattuali e commerciali, anche di rilevante valore economico. Per sottoporci il tuo caso, richiedi una valutazione compilando il modulo di contatto dello Studio Legale Calvello, descrivendo il rapporto commerciale, la contestazione e le conseguenze subite. Esamineremo la richiesta per valutare un successivo contatto e gli eventuali approfondimenti necessari.